台灣國立大學PCT申請分析

一、目前進行國外專利申請的主要方式：

(1) 直接在欲獲得專利的國家個別提出申請，可主張優先權
(2) 向區域專利組織例如歐洲專利局（EPO）或非洲智慧財產組織（OAPI）提出申請¹
(3) 利用「專利合作條約」（PCT）²提出申請
利用「專利合作條約」（PCT）提申「國際申請案」(International Application)後，屆於相關截止日之前，於其他各國進入國家階段。因為中華民國並非PCT之會員國，必須另設一申請基礎，後文有若干措施的探討。

二、國外申請抉擇方式的一些考量因素：

一般超過六個國家（即歐洲全部算為一個國家）的申請計畫或需要超過一年的申請國決定時間者，PCT申請案則為最佳選擇。
然而，若擬申請的國家名單確定，且數目不超過六個（又即，歐洲為一國），不使用PCT則直接向諸等國家提申乃為爭取較多時間和具有成本效益的方式。
此外，由於專利權期間多半皆是以申請日起算一定期間屆滿（例如，自申請日起算二十年屆滿），因此PCT申請案國際階段所需耗費的時間相對地會大幅縮短申請案在各指定國專利權期間。是以，產品週期較短之產品的專利保護，不適合利用PCT制度來進行專利申請。

三、利用「專利合作條約」（PCT）提出申請之優點：

利用專利合作條約(PCT)的方式(3)有保持優先申請日權且延後申請國選擇的優點；亦即，利用專利合作條約可延後三十個月的時間才須將專利申請案轉換成國家或區域申請案。
通常一個新發明技術的市場價值難以及早預測，若能將申請專利的若干費用延後，則可獲得免費的推廣技術授權時間；萬一新發明技術係不具價值者，學校本身就無須負擔申請多國專利的費用。相反的，新發明技術若極受業界歡迎，學校仍然可以保持優先申請日去申請多國的專利以確保該新發明技術的競爭優勢。

四、 國立大學要如何利用「專利合作條約」(PCT)提出申請

根據PCT條約的規定，條約各成員國的國民或者居民都有權利提出PCT申請。臺灣不是PCT條約成員國之一，臺灣的國民或居民要如何利用「專利合作條約」（PCT）提出申請？

假設國立大學教授甲之研發成果欲進行PCT申請³：

申請方式1
依據中國大陸自1994年1月1日起加入PCT組織之後所發佈的「關於受理台胞國際申請的通知」，台灣申請人可以透過中國大陸專利局提出PCT案申請，但是申請人國籍必須由「中華民國」改為「中國台灣」，且均須指定中國大陸專利局為國際檢索機構及國際初步審查機構。

分析意見：根據目前申請的實務經驗，在國際階段時沒有問題，但在進入國家階段之後，則須依各國法令行事，因此，各指定國是否都認可「中國台灣」的國籍，可謂仍存在著相當程度的風險，其若不認可即會造成申請程序的瑕疵，因此不建議採取此方式。

申請方式2
直接以國立大學為Assignee進行US patent application，同時（或在1年內）進行PCT application並主張優先權（以前述US patent application為優先權基礎案）

分析意見：
如果PCT application之申請人皆非美國之居民或者國民，則根據MPEP 1810)⁴（其規範PCT申請者資格)⁵），美國專利商標局(USPTO)並非適格之PCT受理局（Receiving Office），因此若教授甲非美國之居民或者國民，則此方式無法適用。

申請方式3
以具美國國民(national)或居民(resident)身份之國立大學高層乙，與成功大學同列 Assignee提出PCT申請，此時國立大學需簽署一轉讓契約將該研發成果發明之1% 國外權利（如台灣已申請，可排除在外）給予國立大學高層乙，相對地，國立大學高層乙需承諾會推廣該研發成果發明之技轉以符合"quid-pro-quo"（意即a favour for a favour或give and take）要求)⁶

分析意見：
此方式困難在需找到有意願之找到具美國國民(national)或居民(resident)身份之國立大學高層。

申請方式4
由於複數申請人中只要有一人是PCT締約國的居民或者國民，即可向該締約國之專利局提出PCT申請案。因此，如果可找到合適且有意願之具有PCT締約國國民(national)或居民(resident)身份者(亦即”a ready, willing and able US entity”)共列申請人，則可依後述步驟進行PCT申請。
以國立大學教授甲之研發成果向美國專利局提出PCT申請案為例⁷：
(1) 國立大學教授甲將該研發成果發明之100%權利讓與給國立大學；
(2) 國立大學與該US entity需簽署一契約規範雙方之權利義務（包含該US entity需同意協助推動該研發成果之技轉⁸）；
(3) 將該研發成果發明之1% 國外權利（如台灣已申請，可排除在外）讓與給該US entity。
總之，該US entity將永遠是該研發成果發明之共同擁有者，亦即該US entity將獲得該研發成果發明未來技轉收入之1%（或更少，依其推動技轉之表現而定）。

分析意見：
此方式困難在不易找到”a ready, willing and able US entity”。

申請方式5
國立大學設立一美國公司⁹>，由於若在美國有實質有效的工業或商業組織，則可被認定為該國之居民，因此就可利用該美國公司透過美國專利局提出PCT案申請)¹⁰>。

分析意見：
此方式困難在需要學校同意設立一美國公司，但在美國公司成立後，所有國立大學研發成果皆可循此方式進行PCT案申請。

1. 例如於「歐洲專利局」(European Patent Office) 提申一件歐洲專利申請案，該「歐洲專利」獲准之後，在所有指定的「歐洲專利公約」(European Patent Convention, EPC)國可轉換成其他歐洲會員國的專利。
2. 專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)係公元1978年成立的一國際協定﹐其總部設於瑞士日內瓦﹐由「世界工業財產管理局」（World Intellectual Property Organization, WIPO）管制。目前（2001年1月）有111個會員國(Contracting States)﹐並一直有更多國家正在申請加入（PCT之締約國家名單可上網下載wipo.org/treaties）。
於PCT提申一「國際專利申請」可於所有指定的締約國的個別國家有效。PCT的申請案亦可包括指定的區域性專利；亦即﹐「歐洲專利公約」（EPC）及「非洲工業財產管理局」（African Intellectual Property Organization, OAPI）。
3. 目前 PCT受理申請單位有：中國大陸、歐洲專利局、美國、日本、澳大利亞、奧地利、俄羅斯、瑞典、西班牙及韓國。申請文件可用下列任一種語文：中文、英文、法文、德文、日文、俄文及西班牙文。
4. MPEP 1810 states: "Where no applicant indicated on the request papers is a resident or national of the United States, the USPTO is not a competent receiving Office for the international application under PCT Rule 19.1(a)."
5. Qualification for filing a PCT application through the US receiving office
6. For example, under the common law (except in Scotland), a binding contract must involve consideration: that is, the exchange of something of value for something else of economic value. If the exchange appears excessively one sided, courts in some jurisdictions may question whether a quid pro quo did actually exist and the contract may be voidable.
10. 由於美國規定發明人即為申請人，因此如果研發成果之發明人非美國的居民或者國民，則無法直接以PCT案指定美國，而必須另外個別進行US patent application，並透過美國專利局提出PCT案申請（但指定美國以外的國家）。

非顯而易見性--美國案例 KSR v. TELEFLEX

壹、前言

不論美國或我國的專利實務界，一般都將實用性（產業上可利用性）、新穎性及非顯而易見性（進步性）統稱專利三性或基本三要件，在前述的三專利要件中，非顯而易見性乃一發明取得專利權最後之門檻，最不易有絕對客觀之標準，同時也是專利被核駁最常被引據之理由。就實用性而言，一般僅要求其具備最低的實用價值，因此除了特殊技術領域發明（例如生技相關發明）之外，一般發明極易符合。至於新穎性係要求申請之發明不得與已公開的先前技術(prior art)相同，故在實務上亦極易藉由謹慎的撰寫申請專利範圍(claim)之限制條件，使之與任何單一的先前技術不同，即能符合新穎性要件，故一般在專利爭訟中，以欠缺新穎性而主張專利無效的抗辯，鮮能成功。然而發明之非顯而易見性則不然，該要件一般係以一虛擬的在發明所屬技術領域中具有通常技術之人，比較申請專利之發明與先前技術，進而判斷發明是否顯而易見，然作此判斷，不僅必須決定此一虛擬人物之技術水平、相關先前技術之範圍，並須就發明較諸先前技術之差異是否顯而易見而為價值判斷。唯差異是否顯而易見之臨界點應如何拿捏掌握，誠非易事。
從技術層面判斷非顯而易見性，固言之成理，但是發明是否顯而易知，既為一種抽象的價值判斷，本易流於主觀，而在實際運用上，又迄未能發展出具體而微、得一體適用於不同案例之判斷標準，事實上仍難免隨判斷者之科技素養及訓練而異其評估，人言言殊，紛雜可知。在技術上判斷發明對技術領域中技術之增益是否具非顯著性既匪易，實務上乃有求諸於技術層面以外之社會評價因素者，此即一般所稱之「第二重考慮因素」(secondary considerations)，例如發明在商業上是否成功、發明是否能解決長期以來未能解決之問題、他人之失敗、是否有潛在競爭者要求授權、有無抄襲仿冒之事實、同技術領域內之專家是否肯定其發明，但所主張之第二重考慮因素與所請求之發明需有關聯性(nexus)[1]。
在美國實務上均依循最高法院在西元一九六六年於Graham v. John Deere一案中所定之客觀分析程序[2]– (1) 決定先前技術之範圍及內容，(2) 確定所請求之發明與先前技術間不同之處，(3) 釐清發明相關技術領域中之技術水平 – 決定個案之客觀事實背景（此為「事實(fact)問題」，一般需由陪審團決定），然後據以判斷發明是否顯而易見（此為「法律問題」）。
後來為了使非顯而易見性的判斷更有一致性，聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)採用「教示-建議-動機」測試(TSM test)[3]：當顯而易見係基於結合數件先前技術文獻時，先前技術必須提供結合的教示(teaching)、建議(suggestion)或動機 (motivation)，使「發明所屬技術領域中具有通常技術之人」得以以所請發明之方式結合相關先前技術文獻教示內容。亦即，若缺乏「教示、聯想或動機」支持將有關先前技術文獻教示內容結合成為所請發明，則不可據以認定所請發明係顯而易見[4]。
本文擬從美國最高法院2007年4月於 KSR v. Teleflex一案中所作判決作一介紹，該判決對於非顯而易見性（進步性）之判斷，有極為詳盡剖析，值得參考。從該判決的起訴和上訴過程以及申請最高法院的提審的請求來看，爭議的問題焦點在於如何以正確的方式將「教示-建議-動機」測試用來判斷個案的非顯而易見性。

貳、案情背景

Teleflex Incorporated and Technology Holding Company (Teleflex)擁有美國第6,237,565號專利(Engelgau專利)，是關於一種具有電子油門控制器的可調式踏板結構，其申請專利範圍第4項[5]（亦即唯一系爭專利權項）之主要技術特點在於：腳踏板的位置可以前後調整，踏板結構中的樞軸（用以使踏板下壓或放開）在腳踏板前後調整時是固定不動，而且有一個電子踏板感應器可對樞軸感應（用以測量在下壓與放開之間的腳踏板位置），來控制油門的開啟程度，並且該電子踏板感應器係設置在支撐構件上（因此在腳踏板前後調整時是固定不動）。
KSR International Co. (KSR)是製造銷售汽車零件（包含油門踏板）的加拿大公司，在KSR賣給美國通用汽車公司(GM)的產品也同樣是將電子感應器與可調式踏板裝置相結合。因此，在2002年11月8日Teleflex公司及其附屬公司Technology Holding向美國密歇根州的聯邦地方法院起訴KSR公司，稱KSR的可調整油門踏板裝置侵犯Engelgau專利申請專利範圍第4項。

參、判決要旨摘要

一、地方法院判決

KSR公司提出許多先前技術給地方法院並主張Engelgau專利無效。在習知設計中，油門踏板一般可以下壓或放開來控制油門，但卻無法前後移動調整位置。70年代之後，開始有可調整位置的踏板裝置。90年代之後，電腦控制油門開始普及，於是開始有許多用於電腦控制油門的電子子踏板感應器。地方法院依據前述Graham程序分析– 首先確認KSR公司提出的先前技術皆為符合本案技術之範圍及內容，接著將Engelgau專利與KSR公司提供的先前技術比較之後認為，除了使用機械式的油門線(Throttle cable)而非電子感應器來控制油門之外，Engelgau專利申請專利範圍第4項的其它限制條件皆已揭露於美國第5,010,782號專利(Asano專利)）。此外，美國第5819593號專利(Rixon專利)已揭露具有電子感應器的可調式踏板（只是其電子感應器並非設置在支撐構件上，並且會在踏板調整時移動）。另外，為了避免感應器與電腦連接線的磨損以及避免傷害駕駛人的腳，美國第5,063,811號專利(Smith專利)建議將電子踏板位置感應器裝設在踏板裝置的固定部分（支撐構件），而不要設在腳踏板上。
地方法院接著認為在本案所屬技術領域中具有通常技術之人應為受過機械工程高等教育並在踏板裝置領域具有一定經驗的人員。
接著，地方法院進行「教示-建議-動機」測試，其鑑於(1)產業不可避免地發展將電子感應器與可調式踏板結合，(2)美國第5819593號專利(Rixon專利)已提供這些發展的基礎，(3) Smith專利已針對Rixon專利的磨損問題提供解決方案，亦即將感應器裝設在踏板裝置的固定結構，而認定有足夠的證據建議將Asano專利揭露的踏板裝置與電子感應器結合。
此外，Teleflex公司亦提出許多銷售數據試圖以商業上的成功來證明Engelgau專利並非顯而易見，然而地方法院鑑於Teleflex公司無法證明那些銷售數據與Engelgau專利申請專利範圍第4項之間的關聯性(nexus)，因此認定Teleflex公司提出的商業上成功證據不足以推翻KSR公司提出的清楚且具說服力的顯而易見證據。
因此，聯邦地方法院根據35 U.S.C. §103條(a)，判決Engelgau專利申請專利範圍第4項(唯一系爭專利權項)具顯而易見性因而無效；並做出KSR勝訴的簡易判決(summary judgment)[6]。

二、CAFC判決

在Teleflex提出上訴後，聯邦巡迴上訴法院(CAFC)撤銷地方法院所做成的簡易判決，並發回地方法院更審[7]審理此案後，其主要認為：(1)地方法院並未以完整的「教示-建議-動機」測試來決定非顯而易見性。正確的標準需要地方法院有特定的調查結果指出，可以所請發明之特定方式來結合先前技術文獻教示內容的「教示-建議-動機」[8]；(2)在此一標準下，CAFC認為關於「發明所屬技術領域中具有通常技術之人（在發明完成時）是否已有動機使其將一電子控制件接合在Asano專利揭露之踏板裝置之支撐結構」是有爭議存在。此外，CAFC主張除非先前技術有提出專利權人(patentee)想要解決的確切問題，否則將無法使一發明者有動機去看那些先前技術。CAFC認為不能結合的主要理由是：系爭Engelgau專利要解決的問題是提供一個簡單、小而便宜的可調式踏板裝置；而先前技術Asamo專利要解決的問題是在不同的位置駕駛人用的力都是一定的，Rixon專利要解決的是接線磨損問題，Asamo專利與Rixon專利對系爭Engelgau專利的主要目的沒有任何幫助；而先前技術Smith專利中的pedal不是可調節的，因而Smith專利不能提供將電子控制件接合在踏板裝置支撐結構的動機。

三、最高法院判決

在KSR公司向美國最高法院提出請求簽發調卷令，對該案以及美國聯邦巡迴上述法院的非顯而易見性判斷標準進行審查後，美國最高法院在2006年6月26日最終作出決定，對KSR案簽發調卷令，並審查美國聯邦巡迴上訴法院所確立的「教示-建議-動機」的非顯而易見性判斷標準。
1. 最高法院首先肯定，以證明有「教示、建議或動機」組合已知元件來顯示該組合是顯而易見（「教示-建議-動機」測試），是有用的見解(helpful insight)；然而其認為以狹隘刻板的方式應用「教示-建議-動機」測試是違反最高法院先前判例。在許多領域，可能很少討論顯而易見的技術或組合，又或根本是市場需求而非技術文獻在驅動技術潮流。以尋常方式而非真正創新而獲得進步的技術，若獲得專利權保護，只會阻礙技術進展，而專利若僅是結合以前已知的成分，則可能剝奪舊發明的價值或用途。
如在本案中,CAFC就錯誤地將這個test當成一個硬性的規則
2. 最高法院指出了CAFC在此案中的一些錯誤：
第一個錯誤是，CAFC主張地方法院或專利審查委員只能參照專利權人(patentee)想要解決的確切問題。CAFC並未認知到給專利權人動機的問題可能只是所請發明可以解決的諸多問題之一。因此，問題不在於是否先前技術組合對於專利權人(patentee)是否顯而易見，而係是否先前技術組合對於「發明所屬技術領域中具有通常技術之人」是否顯而易見[9]。在此一正確分析下，任何在發明時已存在於相關技術領域中的需要或問題（以及任何發明要解決的問題），皆可作為以所請發明之特定方式來結合已知元件的理由[10]。
第二個錯誤是，CAFC假定，試圖解決一特定問題之熟悉該技藝者，只會參照設計來解決該特定問題的先前技術的元件。然而常識可以教導熟悉該技藝者一般元件的其他的顯而易見的用途。在本案中，不管Asano專利原始目的是什麼，其已經揭露了一個的具有一個固定樞軸點的可調式踏板裝置，而且有許多先前技術指出固定樞軸點是安裝感應器的理想地點。
此外，另一個CAFC的錯誤結論是認為不能僅以「元件組合係明顯可嘗試(obvious to try)」來證明所請發明顯而易見。當存在有設計需要或者巿場壓力來解決問題，而且所找到可預期的解決方案數量有限時，熟悉該技藝者就有很好的理由去尋求現有的解決方案；如果這樣導致了預期的成功，則這樣的產品可能並非創新而是一般技術與常識的產物，在這種情形下，明顯可嘗試的組合是可能用來證明所請發明是顯而易見的。
最後，CAFC過分強調了後見之明偏見的風險，最高法院認為因此而不許使用常識作為事實認定來源，在現行案例法下是不需要也與現行案例法不一致。

肆、結論

本案判決重申Graham v. John Deere 所揭櫫的判斷顯而易知性的原則，並且最高法院仍然肯定以「教示-建議-動機」測試來分析顯而易見性是有用的見解(helpful insight)，但最高法院拒絕以沒有彈性的方式應用「教示-建議-動機」測試。詳細言之，雖然CAFC認為除非先前技術欲解決的問題是專利權人(patentee)想要解決的問題，否則將無法作為結合先前技術的理由；然而最高法院認為任何在發明時已存在於相關技術領域中的需要或問題（以及任何發明要解決的問題），皆可作為結合已知元件的理由，因此本案判決將使得以習知元件的組合(combination of old elements)申請獲准專利的門檻大幅提高，要成功答辯所申請的發明並非顯而易見亦將更難。最高法院還批判 CAFC 對於避免落入「後見之明的偏見 (hindsight bias)」所得到的錯誤結論，其斷然拒絕刻板的防制規範，因為這樣的規範妨礙了運用常識作為結合先前技術理由的機會，既非必要亦不符合最高法院的判例。
因此，如果想以習知元件的組合來申請美國專利，最好可以確認該組合可以產生超出預期的結果（more than predictable result），否則就要有接獲103核駁的心裡準備。對於積極進行專利佈局的公司來說，未來要投入更多的經費或心力作前案檢索或是答辯；相反地，對於經常挨告的公司來說，未來將更容輕易舉證對方專利顯而易見。
就我國專利審查現況而言，當以兩個以上的先前技術文獻來核駁時，多數的審查委員僅說明該記技術領域中具有通常技藝者可輕易地組合引證之先前技術文獻，鮮少說明組合先前技術文獻的教示、建議或動機為何，因此期待未我國專利審查委員能夠注意--僅僅說明「所請發明是習知元件的組合」是不夠的，必須進一步提供明確的理由說明是否已存在有教示、建議或動機來組合所引證之習知元件，或至少在核駁理由中說明「元件組合係明顯可嘗試(obvious to try)」或所述元件組合係「設計上的需求 (design choice)」、「要求解決特定問題的市場壓力(market pressure to solve a problem)」或「常識 (common sense)」，藉此進一步說明所請發明係顯而易見。
[1] Kansas Jack, Inc. v. Kuhn, 719 F.2d 1144, 1151 (Fed. Cir. 1983)
[2] Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966).
[3] Tec Air, Inc. v. Denso Mfg. Mich. Inc., 192 F.3d 1353, 1359-60 (Fed. Cir. 1990)
[4] ACS Hospital Sys., Inc. v. Montefiore Hospital, 732 F.2d 1572, 1577 (Fed. Cir. 1984) (“Obviousness cannot be established by combining the teachings of the prior art to produce the claimed invention, absent some teaching or suggestion supporting the combination.”)
[5] Claim 4 of the patent, at issue here, describes:
A vehicle control pedal apparatus comprising:
a support adapted to be mounted to a vehicle structure;
an adjustable pedal assembly having a pedal arm moveable in for[e] and aft directions with respect to said support;
a pivot for pivotally supporting said adjustable pedal assembly with respect to said support and defining a pivot axis; and
an electronic control attached to said support for controlling a vehicle system;
said apparatus characterized by said electronic control being responsive to said pivot for providing a signal that corresponds to pedal arm position as said pedal arm pivots about said pivot axis between rest and applied positions wherein the position of said pivot remains constant while said pedal arm moves in fore and aft directions with respect to said pivot.”
[6] Teleflex Inc v. KSR International, 298 F.Supp.2d 581 (E.D. Mich. 2003)
[7] KSR International v. Teleflex, No. 04-1152 ( Fed. Cir. 2005).
[8] 原文為 “The correct standard requires a court to make specific findings showing a teaching, suggestion, or motivation to combine prior art teachings in the particular manner claimed by the patent at issue.”
[9] 原文為 “The question is not whether the combination was obvious to the patentee but whether the combination was obvious to a person with ordinary skill in the art.”
[10] 原文為 “Under the correct analysis, any need or problem known in the field of endeavor at the time of invention and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed.”

抗辯放棄 vs 修正放棄

原告I
Claim 1.  ABC 被修正為Claim 1. ABC’

原告II
Claim 1.  ABC
只修正說明書內或答辯時解釋C的部份，而並未修正claim本身

被告
Accused Device I ABC’’
假設C’’與C或C’均係實質上相同

就原告I而言，要件C被修正過，因此禁反言推定(Festo Presumption)成立阻卻 C 均等擴張至 C’，此時原告I需提反證證明禁反言不成立(推翻Festo Presumption)。

就原告II而言，被告必須先舉證那些說明書的修正內或答辯內容會實質限縮Claim 1的範圍，才能使禁反言成立。

因此，修正放棄對原告也就是專利權人影響較大，因為法諺有云：「舉證責任之所在﹐即敗訴之所在」。

PS: Festo Presumption

專利權人限縮專利範圍之決定，推定放棄所有介於原來請求範圍與修正後範圍之均等範圍。

三種反證可推翻上述推定：
(1)這些均等物於專利申請過程中無法被預見；
(2)修正的理由與系爭之均等物並無具體關聯；
(3)有其他理由說明專利權人無法被合理期待描述實際上未改變發明之替代物。

均等論與禁反言

File Wrapper
申請時:
Claim 1. AB
Claim 2. 另包含 C
後來在答辯時被修正為 :
Claim 1. ABC
Claim 2. Cancelled

Accused Device I ABC’
此時，就Accused Device I而言，因為要件C是被修正併入為Claim 1，因此禁反言推定成立阻卻 C 均等擴張至 C’

Accused Device II AB’C
就Accused Device II而言，因為要件B沒有被修正過，因此在將B均等擴張至B’時，基本上禁反言不適用

擬制新穎性 vs 先申請主義

擬制新穎性

台灣專利法第二十三條　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

根據審查基準，在此申請專利之發明係指claims所界定之標的，因此由法條清楚可知只要申請在先的說明書或圖式載明之內容完全揭示任一claim所界定之標的，即會使該claim喪失新穎性，如果至少有一claim所界定之標的未被完全揭示，則可以刪掉被揭示的claim，而使未被完全揭示的claim獲准專利

先申請主義

台灣專利法第三十一條 同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。

根據審查基準，所謂同一之發明，係指申請專利範圍實質相同之發明而言。因此，就算申請在先的說明書或圖式載明之內容完全揭示claims所界定之標的，只要那些內容未列在該先申請案的申請專利範圍內，就沒專利法第三十一條適用之餘地。

相反地，如果先申請案的任一claim與後申請案的任一claim實質相同，則就有專利法第三十一條之適用。同樣地，可以刪掉實質相同的claim，而使未實質相同的claim獲准專利。

Invention Disclosure

專利申請提案單
發明可帶來對大家（身為發明人的你、你的機構、產業及大眾）有益的新產品及新方法，因而十分重要。本文將告訴你如何準備一份適當的專利申請提案單。
提示：
撰寫專利申請提案單時，要假設讀者對該發明的了解不如你了解得多。專利申請提案單的撰寫無須典雅，但一定要完整。
目的：
提案的目的在讓你的發明有機會在台灣、大陸、日本、美國、加拿大、歐洲及世界上其他地方獲得專利。專利不僅建立對你的智慧財產的權利請求，另外也增加吸引用於發展該發明及銷售其產生的產品的風險資金(risk capital)的機會。你和你的公司可能由收取權利金或銷售該產品的其他收入而獲利。

專利申請提案單應載明下列事項：
I、相關文件
     A.     哪些相關文件和你的發明相關？
【此處所論及的文件為述及該發明的全部或一部的文件。這些文件包括發明人準備或保留的技術報告、專業筆記等。】
     1.     該發明是否已公開：
          口頭的_________________     文字的_________________
          a) 若是文字公開，提供一份註明日期的影本。
          b) 若是口頭公開，註明日期及當時狀況。
          c) 記下公開之後對該發明做的任何更動。
     2.     是否有和該發明相關的其他報告或刊物(publications)？
將這些資料做份列表，包括付刊的文件（無論是否有被接受）、學術論文、口頭報告的摘要、給贊助者的報告、重印本（包含出現在國外期刊中的翻譯）、新聞稿以及特輯文章(feature articles)。
     3.     發明人就同一主題是否已有申請過專利？  
若有，提供其申請案號及申請日。
     4.     是否有和該發明人相關的其他研究人員所做的發明？ 儘可能對其描述，包括相關的專利、公開的資料。
     5.     若實驗室記錄和製造、發展及測試該發明相關，提供一份實驗室記錄列表，但無須提供這些記錄本身。給予如何得到這些記錄的資訊便足夠了。
例如：資料筆記第？本第？頁。
     B.     和先前提案之關係：
【解譯該發明和任何先前的發現的關係，例如該發明係對一特定或具體的先前發明之補充、增加、延伸或精化。】
II、重要日期
     a.     概念：
【提供該發明的構想日期，即使當時所有細節還未發展完全。】
     b.     付諸實施(Reduction to practice)：
【提供該產品製造並測試成功的日期或該方法測試成功的日期。】
     c.     告知他人：
【提供向發明人之外的任何人揭露該發明的日期。另包含該名被告知者的資料。】
若有公開的揭露，一定要記下日期。公開的揭露可以是包含具描述性文章之期刊的郵寄日，學術論文被編目及在圖書管上架的日期，或公開發表、新聞發表或一般大眾可獲得報告的日期。錄音或錄影展示也可能構成公開。
     d.     是否有應儘快提出專利申請的迫切性？
若有，敘明原因。例如對該發明已排定日期之公開或口頭揭露描述、該技術已經或將要發生的公開使用、或別處可能在開發相似的技術。
請註明估計日期，並附上所有原稿、重印本、摘要或傳單資料影本。
III、發明名稱
【提供一個專門的發明名稱；另外再提供一個給外行人看的發明名稱。】
IV、發明人
     a.     姓名：【列明所有發明人的全名。】
     b.     身份證字號：【列明所有發明人的身份證字號。】
     c.     地址：【列明所有發明人的地址。】
     d.     國籍：【列明所有發明人的國籍。】
     適格的發明人
共同發明是由兩個或兩個以上的人，共同構想手段並付諸實施的發明。若某人僅提出一可達成某結果的主意，但並未提出可完成那項主意的方法，那他就非屬適格的共同發明人。若某人僅負責執行完全由別人擬定的實驗，他也非屬適格的共同發明人。一個人對發明的構想若沒有貢獻，他也非屬適格的共同發明人。由該發明的智慧財產權得來的收入，除非另有書面約定，該書面約定且須所有發明人署名並註記日期，否則應由共同發明人均分。
V、發明說明
【詳細說明該發明。在可能的範圍內，用草圖、正式圖或照片圖解該發明，並在圖上把文中述及的重要組成部分標上圖號或註記其名稱。提供該發明的詳細操作資料。】
     a.     發明領域（可省略）
【用一到兩句話簡述該發明應用在何種領域】
     b.     相關技藝的描述
【在此處應該用現有的產品或由技術報告及現存專利得知的進展等，來說明現有的技術。】
1. 什麼問題是你預計用這個發明來解決的？
2. 上述問題目前是如何處理的（若目前有方法處理）。盡可能加以舉例說明。
  別人以前是如何解決上述問題的？別的專利公開申請案或專利，若有述及在你的發明出現前該技藝的情況，列明其出處並附上其影本。
3. 描述目前處理方法的缺點。
  其他的處理方法在解決上述問題時有何不足之處。
4. 描述本發明提供的處理方法和目前的處理方法相較，有哪些優點。
     c.     發明概要（可省略）
【用三到四句話，簡單清楚的說明本發明。】
     d.     圖示說明（可省略）
【這部份說明不同的圖示所描述的是什麼。例如：第1圖為該燃燒器噴嘴之平面圖。】
     e.     發明詳細說明
【這個部份先敘述該發明的結構，再描述該發明的各部份如何各自及交互作用以達成其目的。在敘述該發明的結構時，若提到圖示中所示的組成部份，應一併寫明其在圖示中所標之圖號。在你的和其他的解決方法間，有哪些結構上或功能上的不同？把焦點放在結構本身上（例如每個部份和它們的交互作用的細節），而不是放在它的優點上。
1. 描述該發明欲保護的每一種版本（實施例），這些版本中甚至要包括那些有缺點而你自己根本不太喜歡的版本，而不要僅僅寫出你覺得最好的那個版本。這個發明未來可能還能怎樣改良？（如果你希望你的專利以後可以包含這些改良，現在就得考慮進去。）
如果之前沒提到，這裏可以說明該發明還可能有哪些用處？除了提出專利申請外，這個發明未來還有哪些用處可能實現？
2. 詳述該發明的實用的例子中最重要的一個，包括詳述其方法，其詳細程度要足以使精於本技藝者能依其描述實際應用或重製該發明。
關於發明描述詳細的程度，它不用詳細到像是寫給該技藝的新手看的，但發明人要用他/她對該技藝的知識，具體的表示其中一兩個步驟。這方法使得「精於該技藝」但不像發明人對該技藝那麼專業的人，得以了解該發明。
a) 想像若要讓博士班一年級的學生重製該結果，應該提供多少細節，其可以處方的形式(recipe format)呈現。
b) 這裏提供一個好方法，用以確認描述得多詳細可以讓精於該技藝者能依其描述重製該發明：問發明人，若他的同事讀完他的詳細說明，是否能依其說明實施該發明。
c) 重製該發明不應該還須要再做過多的實驗。
法官或考慮的細節包括：
1. 須要再做的實驗數量。
2. 其提供的指示、指引的總額。
3. 具有或缺乏實際的例子。
4. 發明的本質。
5. 先前技術的情況。
6. 該技藝中相關的技術。
7. 該技藝的可預期或不可預期性。
8. 申請專利範圍的廣度。
和說明書揭露的範圍相較，申請專利範圍內容不能太廣。因此，其範圍應以說明書中可實行的範圍為限。
例如：發明人要求的範圍為所有賀爾蒙濃度在至少每毫克1國際單位以上的配方。但發明人只能做出每毫克2.3國際單位的濃度。由於說明書中只有每毫克2.3國際單位濃度的配方真正可以達成，申請專利範圍相對便太廣，該專利因此無效。
3. 若該發明是和化學相關的發明（如某物的成分），在詳細說明中要加入下列資訊：
a) 描述每種使用的材料種類的一般特性。如果可能的話，每種種類列出三個示例。
若一個新原料的調配方法不是已知的，解釋調配的方法。因此，化學申請案應盡可能列出所有落入上位(generic)專利範圍之化合物。如果沒有詳細列出化合物，則就不可能再加入下位的(species)專利範圍。同樣的，在說明書中敘明一上位專利範圍較佳之次上位(subgenuses)專利範圍是較理想的。
列出所有的下位的及次上位的例子既費時亦費錢。解決的方法之一是用反面的方法列表，即列出所有不屬該上位的化合物。有人曾主張，若一申請專利範圍乃針對一廣的上位發明，用上述排除某些化合物的方法撰寫，應該也符合書寫描述(written description)的要求。
b) 有些起始材料可由製造商或其他供應商處購得。確認該材料的一個方便的方法是認明其供應商使用的商標。但這會產生一個問題：供應商對使用該特定商標的材料有掌控權，該材料的成分可能隨時間而改變。
如果有足夠的資訊足供確認該材料，列明該資訊但不要列明該商標。你可以由供應商提供的手冊和資料單上取得這類資訊。或者你也可以去查詢該供應商的專利，裏面可能會有該材料的資訊和製造方法。這些專利可以寫入你的說明書，並將其併入以為參考。
然而有時供應商釋出的該起始材料的資料就是不充足。果真如此，用商標或供應商來確認該材料還是有其必要。較理想的是儘可能提供關於該材料最多的資料，即使是以上位概念的詞語。例如：「一乙烯-醋酸乙烯共聚合物，由E.I. duPont de Nemours & Company販售，註冊商標為『ELVAX』。」
c) 敘明材料的比例和所使用的條件，用合理的情況下最廣的範圍界定。在上述範圍內，另外指明一個可以達成最佳結果的較窄範圍。說明如果是在這些範圍或使用條件之外，會有哪些缺點。
發明中只要有用到變數的部分，一律使用一個範圍而非特定的數字。
舉例而言，若某製程包含一在60°C到70°C的水中溶解鹽的步驟。則在說明書中描寫該製程的簡單方法為：
該製程係在1 °C到99°C，且較佳的是在60°C到70°C，的溫度下實施。溫度低於1 °C時，水可能會結冰；溫度高於99°C時，水可能會沸騰。較佳的溫度為至少60°C使其快速反應、但不高於70°C以免產生不要的副產品。
d) 提供該發明具體的施行範例，列出各種變更修正，並且說明較佳的比例和使用條件。這些範例必須說明各種不同但都實際可用的使用條件。
在實際範例中，應描述起始材料的確切數量、反應物加入的順序、還有如果相關的話，使用的設備、反應條件、純化步驟，以及如何鑑別產物。
專利申請可以接受模擬的或預測的測試結果以及預示的實施例（紙上實施例）。
     f.     圖示
【發明結構或作用的圖示，對適當的揭露來說十分重要。圖示不須正式或符合某種標準，但必須表現該發明的所有面相。圖示中的元件應加以標號，在文中提到時也應加註其標號。】
草圖、正式圖或照片對了解該發明都有幫助。只要這些圖示能清楚傳達其義涵，粗陋的草稿、作業圖、即時快照和鉛筆素描等全都可以使用。
VI、關鍵字
【提供4到6個和該發明特別相關而重要的關鍵字。】
VII、新穎處
【描述即使是個了解該領域的人也預期不到的驚奇結果。若可能，解釋該結果。】
＊＊從上述說明中，挑出其中新潁不尋常的特點。該發明和現在技術之不同處何在？它解決哪些問題或有哪些優點？
VIII、開發的程度
【寫明已做完的確效測試之範圍和結果，並且指出要完成該發明的測試或改良，還須要做哪些努力。】
IX、弱點
【描述該發明可能有的最大弱點（問題）。】
＊＊該發明是否有缺點或限制？能克服嗎？如何克服？
X、第三者的權益
【列出所有創作該發明時用到的、以及從第三者處取得的資料或有形的研究財產。特別列名每一個項目的來源，以及和這些來源間是否存在契約及/或約定。】
＊＊讓智權主管人員知道所有可能讓其他人享有該發明或相關事項權益的協議。（請提供智權主管人員一份列表，並附上所有相關的與第三者間的材料移轉契約、研究授權及共同研究之影本。所謂第三者包括營利機構。）
XI、商業利益
【列出所有曾對該發明表示過興趣的營利公司。對該發明有實際用途之市場，提供4到6個具描述性且相關的關鍵字。】
a.     你是否知道有其他公司是對該發明特別有興趣的？
b.     你是否知道哪些公司適合開發該發明、或對該領域有興趣的？
c.      列出製造同類設備或產品的制造商。
d.      依你預估，製造該產品的花費為多少？
XII、市場資訊：
本發明的理想市場為何？
哪些因素會影響市場的需求？
預估的市場為多少美金/年度？

********************************************************************

現在，趁你公開你的發現前、趁你口頭報告過你的發明前、趁你根據你的研究完成學術論文前，立刻準備你的專利申請提案單。如此急迫的原因是：在世界上大部份地區，一發明若在其申請前便已公開，它便無法獲得專利。為了保護這重要的權益，一定要確定你的專利在申請前尚未被公開。在國際協定下，你可以有一整年的時間來決定一件台灣（或其他國家）的專利申請案是否要在其他國家提出申請。
不要因為提案單準備得不夠齊全就暫停申請作業。上文提到的項目若不齊全可以以後再補足，有些甚至根本不需要。