Patent Q & A

星期三, 9月 02, 2009

抗辯放棄 vs 修正放棄

原告I
Claim 1.  ABC 被修正為Claim 1. ABC’

原告II
Claim 1.  ABC
只修正說明書內或答辯時解釋C的部份,而並未修正claim本身

被告
Accused Device I ABC’’
假設C’’與C或C’均係實質上相同

就原告I而言,要件C被修正過,因此禁反言推定(Festo Presumption)成立阻卻 C 均等擴張至 C’,此時原告I需提反證證明禁反言不成立(推翻Festo Presumption)。

就原告II而言,被告必須先舉證那些說明書的修正內或答辯內容會實質限縮Claim 1的範圍,才能使禁反言成立。

因此,修正放棄對原告也就是專利權人影響較大,因為法諺有云:「舉證責任之所在﹐即敗訴之所在」。

PS: Festo Presumption

專利權人限縮專利範圍之決定,推定放棄所有介於原來請求範圍與修正後範圍之均等範圍。

三種反證可推翻上述推定:
(1)這些均等物於專利申請過程中無法被預見;
(2)修正的理由與系爭之均等物並無具體關聯;
(3)有其他理由說明專利權人無法被合理期待描述實際上未改變發明之替代物。

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