非顯而易見性--美國案例 KSR v. TELEFLEX

壹、前言

不論美國或我國的專利實務界，一般都將實用性（產業上可利用性）、新穎性及非顯而易見性（進步性）統稱專利三性或基本三要件，在前述的三專利要件中，非顯而易見性乃一發明取得專利權最後之門檻，最不易有絕對客觀之標準，同時也是專利被核駁最常被引據之理由。就實用性而言，一般僅要求其具備最低的實用價值，因此除了特殊技術領域發明（例如生技相關發明）之外，一般發明極易符合。至於新穎性係要求申請之發明不得與已公開的先前技術(prior art)相同，故在實務上亦極易藉由謹慎的撰寫申請專利範圍(claim)之限制條件，使之與任何單一的先前技術不同，即能符合新穎性要件，故一般在專利爭訟中，以欠缺新穎性而主張專利無效的抗辯，鮮能成功。然而發明之非顯而易見性則不然，該要件一般係以一虛擬的在發明所屬技術領域中具有通常技術之人，比較申請專利之發明與先前技術，進而判斷發明是否顯而易見，然作此判斷，不僅必須決定此一虛擬人物之技術水平、相關先前技術之範圍，並須就發明較諸先前技術之差異是否顯而易見而為價值判斷。唯差異是否顯而易見之臨界點應如何拿捏掌握，誠非易事。
從技術層面判斷非顯而易見性，固言之成理，但是發明是否顯而易知，既為一種抽象的價值判斷，本易流於主觀，而在實際運用上，又迄未能發展出具體而微、得一體適用於不同案例之判斷標準，事實上仍難免隨判斷者之科技素養及訓練而異其評估，人言言殊，紛雜可知。在技術上判斷發明對技術領域中技術之增益是否具非顯著性既匪易，實務上乃有求諸於技術層面以外之社會評價因素者，此即一般所稱之「第二重考慮因素」(secondary considerations)，例如發明在商業上是否成功、發明是否能解決長期以來未能解決之問題、他人之失敗、是否有潛在競爭者要求授權、有無抄襲仿冒之事實、同技術領域內之專家是否肯定其發明，但所主張之第二重考慮因素與所請求之發明需有關聯性(nexus)[1]。
在美國實務上均依循最高法院在西元一九六六年於Graham v. John Deere一案中所定之客觀分析程序[2]– (1) 決定先前技術之範圍及內容，(2) 確定所請求之發明與先前技術間不同之處，(3) 釐清發明相關技術領域中之技術水平 – 決定個案之客觀事實背景（此為「事實(fact)問題」，一般需由陪審團決定），然後據以判斷發明是否顯而易見（此為「法律問題」）。
後來為了使非顯而易見性的判斷更有一致性，聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)採用「教示-建議-動機」測試(TSM test)[3]：當顯而易見係基於結合數件先前技術文獻時，先前技術必須提供結合的教示(teaching)、建議(suggestion)或動機 (motivation)，使「發明所屬技術領域中具有通常技術之人」得以以所請發明之方式結合相關先前技術文獻教示內容。亦即，若缺乏「教示、聯想或動機」支持將有關先前技術文獻教示內容結合成為所請發明，則不可據以認定所請發明係顯而易見[4]。
本文擬從美國最高法院2007年4月於 KSR v. Teleflex一案中所作判決作一介紹，該判決對於非顯而易見性（進步性）之判斷，有極為詳盡剖析，值得參考。從該判決的起訴和上訴過程以及申請最高法院的提審的請求來看，爭議的問題焦點在於如何以正確的方式將「教示-建議-動機」測試用來判斷個案的非顯而易見性。

貳、案情背景

Teleflex Incorporated and Technology Holding Company (Teleflex)擁有美國第6,237,565號專利(Engelgau專利)，是關於一種具有電子油門控制器的可調式踏板結構，其申請專利範圍第4項[5]（亦即唯一系爭專利權項）之主要技術特點在於：腳踏板的位置可以前後調整，踏板結構中的樞軸（用以使踏板下壓或放開）在腳踏板前後調整時是固定不動，而且有一個電子踏板感應器可對樞軸感應（用以測量在下壓與放開之間的腳踏板位置），來控制油門的開啟程度，並且該電子踏板感應器係設置在支撐構件上（因此在腳踏板前後調整時是固定不動）。
KSR International Co. (KSR)是製造銷售汽車零件（包含油門踏板）的加拿大公司，在KSR賣給美國通用汽車公司(GM)的產品也同樣是將電子感應器與可調式踏板裝置相結合。因此，在2002年11月8日Teleflex公司及其附屬公司Technology Holding向美國密歇根州的聯邦地方法院起訴KSR公司，稱KSR的可調整油門踏板裝置侵犯Engelgau專利申請專利範圍第4項。

參、判決要旨摘要

一、地方法院判決

KSR公司提出許多先前技術給地方法院並主張Engelgau專利無效。在習知設計中，油門踏板一般可以下壓或放開來控制油門，但卻無法前後移動調整位置。70年代之後，開始有可調整位置的踏板裝置。90年代之後，電腦控制油門開始普及，於是開始有許多用於電腦控制油門的電子子踏板感應器。地方法院依據前述Graham程序分析– 首先確認KSR公司提出的先前技術皆為符合本案技術之範圍及內容，接著將Engelgau專利與KSR公司提供的先前技術比較之後認為，除了使用機械式的油門線(Throttle cable)而非電子感應器來控制油門之外，Engelgau專利申請專利範圍第4項的其它限制條件皆已揭露於美國第5,010,782號專利(Asano專利)）。此外，美國第5819593號專利(Rixon專利)已揭露具有電子感應器的可調式踏板（只是其電子感應器並非設置在支撐構件上，並且會在踏板調整時移動）。另外，為了避免感應器與電腦連接線的磨損以及避免傷害駕駛人的腳，美國第5,063,811號專利(Smith專利)建議將電子踏板位置感應器裝設在踏板裝置的固定部分（支撐構件），而不要設在腳踏板上。
地方法院接著認為在本案所屬技術領域中具有通常技術之人應為受過機械工程高等教育並在踏板裝置領域具有一定經驗的人員。
接著，地方法院進行「教示-建議-動機」測試，其鑑於(1)產業不可避免地發展將電子感應器與可調式踏板結合，(2)美國第5819593號專利(Rixon專利)已提供這些發展的基礎，(3) Smith專利已針對Rixon專利的磨損問題提供解決方案，亦即將感應器裝設在踏板裝置的固定結構，而認定有足夠的證據建議將Asano專利揭露的踏板裝置與電子感應器結合。
此外，Teleflex公司亦提出許多銷售數據試圖以商業上的成功來證明Engelgau專利並非顯而易見，然而地方法院鑑於Teleflex公司無法證明那些銷售數據與Engelgau專利申請專利範圍第4項之間的關聯性(nexus)，因此認定Teleflex公司提出的商業上成功證據不足以推翻KSR公司提出的清楚且具說服力的顯而易見證據。
因此，聯邦地方法院根據35 U.S.C. §103條(a)，判決Engelgau專利申請專利範圍第4項(唯一系爭專利權項)具顯而易見性因而無效；並做出KSR勝訴的簡易判決(summary judgment)[6]。

二、CAFC判決

在Teleflex提出上訴後，聯邦巡迴上訴法院(CAFC)撤銷地方法院所做成的簡易判決，並發回地方法院更審[7]審理此案後，其主要認為：(1)地方法院並未以完整的「教示-建議-動機」測試來決定非顯而易見性。正確的標準需要地方法院有特定的調查結果指出，可以所請發明之特定方式來結合先前技術文獻教示內容的「教示-建議-動機」[8]；(2)在此一標準下，CAFC認為關於「發明所屬技術領域中具有通常技術之人（在發明完成時）是否已有動機使其將一電子控制件接合在Asano專利揭露之踏板裝置之支撐結構」是有爭議存在。此外，CAFC主張除非先前技術有提出專利權人(patentee)想要解決的確切問題，否則將無法使一發明者有動機去看那些先前技術。CAFC認為不能結合的主要理由是：系爭Engelgau專利要解決的問題是提供一個簡單、小而便宜的可調式踏板裝置；而先前技術Asamo專利要解決的問題是在不同的位置駕駛人用的力都是一定的，Rixon專利要解決的是接線磨損問題，Asamo專利與Rixon專利對系爭Engelgau專利的主要目的沒有任何幫助；而先前技術Smith專利中的pedal不是可調節的，因而Smith專利不能提供將電子控制件接合在踏板裝置支撐結構的動機。

三、最高法院判決

在KSR公司向美國最高法院提出請求簽發調卷令，對該案以及美國聯邦巡迴上述法院的非顯而易見性判斷標準進行審查後，美國最高法院在2006年6月26日最終作出決定，對KSR案簽發調卷令，並審查美國聯邦巡迴上訴法院所確立的「教示-建議-動機」的非顯而易見性判斷標準。
1. 最高法院首先肯定，以證明有「教示、建議或動機」組合已知元件來顯示該組合是顯而易見（「教示-建議-動機」測試），是有用的見解(helpful insight)；然而其認為以狹隘刻板的方式應用「教示-建議-動機」測試是違反最高法院先前判例。在許多領域，可能很少討論顯而易見的技術或組合，又或根本是市場需求而非技術文獻在驅動技術潮流。以尋常方式而非真正創新而獲得進步的技術，若獲得專利權保護，只會阻礙技術進展，而專利若僅是結合以前已知的成分，則可能剝奪舊發明的價值或用途。
如在本案中,CAFC就錯誤地將這個test當成一個硬性的規則
2. 最高法院指出了CAFC在此案中的一些錯誤：
第一個錯誤是，CAFC主張地方法院或專利審查委員只能參照專利權人(patentee)想要解決的確切問題。CAFC並未認知到給專利權人動機的問題可能只是所請發明可以解決的諸多問題之一。因此，問題不在於是否先前技術組合對於專利權人(patentee)是否顯而易見，而係是否先前技術組合對於「發明所屬技術領域中具有通常技術之人」是否顯而易見[9]。在此一正確分析下，任何在發明時已存在於相關技術領域中的需要或問題（以及任何發明要解決的問題），皆可作為以所請發明之特定方式來結合已知元件的理由[10]。
第二個錯誤是，CAFC假定，試圖解決一特定問題之熟悉該技藝者，只會參照設計來解決該特定問題的先前技術的元件。然而常識可以教導熟悉該技藝者一般元件的其他的顯而易見的用途。在本案中，不管Asano專利原始目的是什麼，其已經揭露了一個的具有一個固定樞軸點的可調式踏板裝置，而且有許多先前技術指出固定樞軸點是安裝感應器的理想地點。
此外，另一個CAFC的錯誤結論是認為不能僅以「元件組合係明顯可嘗試(obvious to try)」來證明所請發明顯而易見。當存在有設計需要或者巿場壓力來解決問題，而且所找到可預期的解決方案數量有限時，熟悉該技藝者就有很好的理由去尋求現有的解決方案；如果這樣導致了預期的成功，則這樣的產品可能並非創新而是一般技術與常識的產物，在這種情形下，明顯可嘗試的組合是可能用來證明所請發明是顯而易見的。
最後，CAFC過分強調了後見之明偏見的風險，最高法院認為因此而不許使用常識作為事實認定來源，在現行案例法下是不需要也與現行案例法不一致。

肆、結論

本案判決重申Graham v. John Deere 所揭櫫的判斷顯而易知性的原則，並且最高法院仍然肯定以「教示-建議-動機」測試來分析顯而易見性是有用的見解(helpful insight)，但最高法院拒絕以沒有彈性的方式應用「教示-建議-動機」測試。詳細言之，雖然CAFC認為除非先前技術欲解決的問題是專利權人(patentee)想要解決的問題，否則將無法作為結合先前技術的理由；然而最高法院認為任何在發明時已存在於相關技術領域中的需要或問題（以及任何發明要解決的問題），皆可作為結合已知元件的理由，因此本案判決將使得以習知元件的組合(combination of old elements)申請獲准專利的門檻大幅提高，要成功答辯所申請的發明並非顯而易見亦將更難。最高法院還批判 CAFC 對於避免落入「後見之明的偏見 (hindsight bias)」所得到的錯誤結論，其斷然拒絕刻板的防制規範，因為這樣的規範妨礙了運用常識作為結合先前技術理由的機會，既非必要亦不符合最高法院的判例。
因此，如果想以習知元件的組合來申請美國專利，最好可以確認該組合可以產生超出預期的結果（more than predictable result），否則就要有接獲103核駁的心裡準備。對於積極進行專利佈局的公司來說，未來要投入更多的經費或心力作前案檢索或是答辯；相反地，對於經常挨告的公司來說，未來將更容輕易舉證對方專利顯而易見。
就我國專利審查現況而言，當以兩個以上的先前技術文獻來核駁時，多數的審查委員僅說明該記技術領域中具有通常技藝者可輕易地組合引證之先前技術文獻，鮮少說明組合先前技術文獻的教示、建議或動機為何，因此期待未我國專利審查委員能夠注意--僅僅說明「所請發明是習知元件的組合」是不夠的，必須進一步提供明確的理由說明是否已存在有教示、建議或動機來組合所引證之習知元件，或至少在核駁理由中說明「元件組合係明顯可嘗試(obvious to try)」或所述元件組合係「設計上的需求 (design choice)」、「要求解決特定問題的市場壓力(market pressure to solve a problem)」或「常識 (common sense)」，藉此進一步說明所請發明係顯而易見。
[1] Kansas Jack, Inc. v. Kuhn, 719 F.2d 1144, 1151 (Fed. Cir. 1983)
[2] Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966).
[3] Tec Air, Inc. v. Denso Mfg. Mich. Inc., 192 F.3d 1353, 1359-60 (Fed. Cir. 1990)
[4] ACS Hospital Sys., Inc. v. Montefiore Hospital, 732 F.2d 1572, 1577 (Fed. Cir. 1984) (“Obviousness cannot be established by combining the teachings of the prior art to produce the claimed invention, absent some teaching or suggestion supporting the combination.”)
[5] Claim 4 of the patent, at issue here, describes:
A vehicle control pedal apparatus comprising:
a support adapted to be mounted to a vehicle structure;
an adjustable pedal assembly having a pedal arm moveable in for[e] and aft directions with respect to said support;
a pivot for pivotally supporting said adjustable pedal assembly with respect to said support and defining a pivot axis; and
an electronic control attached to said support for controlling a vehicle system;
said apparatus characterized by said electronic control being responsive to said pivot for providing a signal that corresponds to pedal arm position as said pedal arm pivots about said pivot axis between rest and applied positions wherein the position of said pivot remains constant while said pedal arm moves in fore and aft directions with respect to said pivot.”
[6] Teleflex Inc v. KSR International, 298 F.Supp.2d 581 (E.D. Mich. 2003)
[7] KSR International v. Teleflex, No. 04-1152 ( Fed. Cir. 2005).
[8] 原文為 “The correct standard requires a court to make specific findings showing a teaching, suggestion, or motivation to combine prior art teachings in the particular manner claimed by the patent at issue.”
[9] 原文為 “The question is not whether the combination was obvious to the patentee but whether the combination was obvious to a person with ordinary skill in the art.”
[10] 原文為 “Under the correct analysis, any need or problem known in the field of endeavor at the time of invention and addressed by the patent can provide a reason for combining the elements in the manner claimed.”