台灣國立大學PCT申請分析

一、目前進行國外專利申請的主要方式：

(1) 直接在欲獲得專利的國家個別提出申請，可主張優先權
(2) 向區域專利組織例如歐洲專利局（EPO）或非洲智慧財產組織（OAPI）提出申請¹
(3) 利用「專利合作條約」（PCT）²提出申請
利用「專利合作條約」（PCT）提申「國際申請案」(International Application)後，屆於相關截止日之前，於其他各國進入國家階段。因為中華民國並非PCT之會員國，必須另設一申請基礎，後文有若干措施的探討。

二、國外申請抉擇方式的一些考量因素：

一般超過六個國家（即歐洲全部算為一個國家）的申請計畫或需要超過一年的申請國決定時間者，PCT申請案則為最佳選擇。
然而，若擬申請的國家名單確定，且數目不超過六個（又即，歐洲為一國），不使用PCT則直接向諸等國家提申乃為爭取較多時間和具有成本效益的方式。
此外，由於專利權期間多半皆是以申請日起算一定期間屆滿（例如，自申請日起算二十年屆滿），因此PCT申請案國際階段所需耗費的時間相對地會大幅縮短申請案在各指定國專利權期間。是以，產品週期較短之產品的專利保護，不適合利用PCT制度來進行專利申請。

三、利用「專利合作條約」（PCT）提出申請之優點：

利用專利合作條約(PCT)的方式(3)有保持優先申請日權且延後申請國選擇的優點；亦即，利用專利合作條約可延後三十個月的時間才須將專利申請案轉換成國家或區域申請案。
通常一個新發明技術的市場價值難以及早預測，若能將申請專利的若干費用延後，則可獲得免費的推廣技術授權時間；萬一新發明技術係不具價值者，學校本身就無須負擔申請多國專利的費用。相反的，新發明技術若極受業界歡迎，學校仍然可以保持優先申請日去申請多國的專利以確保該新發明技術的競爭優勢。

四、 國立大學要如何利用「專利合作條約」(PCT)提出申請

根據PCT條約的規定，條約各成員國的國民或者居民都有權利提出PCT申請。臺灣不是PCT條約成員國之一，臺灣的國民或居民要如何利用「專利合作條約」（PCT）提出申請？

假設國立大學教授甲之研發成果欲進行PCT申請³：

申請方式1
依據中國大陸自1994年1月1日起加入PCT組織之後所發佈的「關於受理台胞國際申請的通知」，台灣申請人可以透過中國大陸專利局提出PCT案申請，但是申請人國籍必須由「中華民國」改為「中國台灣」，且均須指定中國大陸專利局為國際檢索機構及國際初步審查機構。

分析意見：根據目前申請的實務經驗，在國際階段時沒有問題，但在進入國家階段之後，則須依各國法令行事，因此，各指定國是否都認可「中國台灣」的國籍，可謂仍存在著相當程度的風險，其若不認可即會造成申請程序的瑕疵，因此不建議採取此方式。

申請方式2
直接以國立大學為Assignee進行US patent application，同時（或在1年內）進行PCT application並主張優先權（以前述US patent application為優先權基礎案）

分析意見：
如果PCT application之申請人皆非美國之居民或者國民，則根據MPEP 1810)⁴（其規範PCT申請者資格)⁵），美國專利商標局(USPTO)並非適格之PCT受理局（Receiving Office），因此若教授甲非美國之居民或者國民，則此方式無法適用。

申請方式3
以具美國國民(national)或居民(resident)身份之國立大學高層乙，與成功大學同列 Assignee提出PCT申請，此時國立大學需簽署一轉讓契約將該研發成果發明之1% 國外權利（如台灣已申請，可排除在外）給予國立大學高層乙，相對地，國立大學高層乙需承諾會推廣該研發成果發明之技轉以符合"quid-pro-quo"（意即a favour for a favour或give and take）要求)⁶

分析意見：
此方式困難在需找到有意願之找到具美國國民(national)或居民(resident)身份之國立大學高層。

申請方式4
由於複數申請人中只要有一人是PCT締約國的居民或者國民，即可向該締約國之專利局提出PCT申請案。因此，如果可找到合適且有意願之具有PCT締約國國民(national)或居民(resident)身份者(亦即”a ready, willing and able US entity”)共列申請人，則可依後述步驟進行PCT申請。
以國立大學教授甲之研發成果向美國專利局提出PCT申請案為例⁷：
(1) 國立大學教授甲將該研發成果發明之100%權利讓與給國立大學；
(2) 國立大學與該US entity需簽署一契約規範雙方之權利義務（包含該US entity需同意協助推動該研發成果之技轉⁸）；
(3) 將該研發成果發明之1% 國外權利（如台灣已申請，可排除在外）讓與給該US entity。
總之，該US entity將永遠是該研發成果發明之共同擁有者，亦即該US entity將獲得該研發成果發明未來技轉收入之1%（或更少，依其推動技轉之表現而定）。

分析意見：
此方式困難在不易找到”a ready, willing and able US entity”。

申請方式5
國立大學設立一美國公司⁹>，由於若在美國有實質有效的工業或商業組織，則可被認定為該國之居民，因此就可利用該美國公司透過美國專利局提出PCT案申請)¹⁰>。

分析意見：
此方式困難在需要學校同意設立一美國公司，但在美國公司成立後，所有國立大學研發成果皆可循此方式進行PCT案申請。

1. 例如於「歐洲專利局」(European Patent Office) 提申一件歐洲專利申請案，該「歐洲專利」獲准之後，在所有指定的「歐洲專利公約」(European Patent Convention, EPC)國可轉換成其他歐洲會員國的專利。
2. 專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)係公元1978年成立的一國際協定﹐其總部設於瑞士日內瓦﹐由「世界工業財產管理局」（World Intellectual Property Organization, WIPO）管制。目前（2001年1月）有111個會員國(Contracting States)﹐並一直有更多國家正在申請加入（PCT之締約國家名單可上網下載wipo.org/treaties）。
於PCT提申一「國際專利申請」可於所有指定的締約國的個別國家有效。PCT的申請案亦可包括指定的區域性專利；亦即﹐「歐洲專利公約」（EPC）及「非洲工業財產管理局」（African Intellectual Property Organization, OAPI）。
3. 目前 PCT受理申請單位有：中國大陸、歐洲專利局、美國、日本、澳大利亞、奧地利、俄羅斯、瑞典、西班牙及韓國。申請文件可用下列任一種語文：中文、英文、法文、德文、日文、俄文及西班牙文。
4. MPEP 1810 states: "Where no applicant indicated on the request papers is a resident or national of the United States, the USPTO is not a competent receiving Office for the international application under PCT Rule 19.1(a)."
5. Qualification for filing a PCT application through the US receiving office
6. For example, under the common law (except in Scotland), a binding contract must involve consideration: that is, the exchange of something of value for something else of economic value. If the exchange appears excessively one sided, courts in some jurisdictions may question whether a quid pro quo did actually exist and the contract may be voidable.
10. 由於美國規定發明人即為申請人，因此如果研發成果之發明人非美國的居民或者國民，則無法直接以PCT案指定美國，而必須另外個別進行US patent application，並透過美國專利局提出PCT案申請（但指定美國以外的國家）。